INPI simplifica o processo de registro e de averbação de contratos de transferência de tecnologia

Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publica a ata de reunião que altera os critérios de análise de contratos de transferência de tecnologia

Em linha com os debates iniciados no seminário conjunto, organizado pela Licensing Executive Society (LES) e a International Chamber of Commerce (ICC-Brasil), o INPI procurou simplificar o processo de registro e de averbação de contratos de transferência de tecnologia, flexibilizando alguns dos critérios de admissibilidade que estavam sendo aplicados com base da Resolução INPI/PR nº 199 de 7 de julho de 2017.

Por meio da ata de reunião de 28 de dezembro de 2022 (SEI/INPI nº 0747049), foram implementadas as seguintes medidas:

I. Fim da exigência de e-apostilamento ou legalização consular para documentos assinados digitalmente no exterior. O INPI também passará a aceitar assinaturas digitais fora das certificações emitidas pelo ICP-Brasil.

II. Dispensa da necessidade de rubrica em todas as páginas do contrato pelos signatários, bem como o fim da obrigatoriedade da assinatura de duas testemunhas em caso de contratos firmados no Brasil.

III. Remoção da necessidade de apresentação do estatuto, contrato societário, ato constitutivo e última alteração do objeto social e representação legal consolidada de empresa brasileira para constituição da ficha cadastro.

Além das medidas indicadas acima, a ata de reunião formalizou a possibilidade de averbação de contratos de licença de tecnologia não patenteada (know-how), modificando um entendimento do INPI de que somente as tecnologias devidamente registradas no Instituto poderiam ser objeto de licença. Historicamente, contratos de know-how somente eram averbados se fossem formatados conforme uma transferência definitiva de direito de uso.

Por fim, o INPI decidiu não se manifestar mais nos processos de registro e de averbação de contratos sobre a possibilidade de pagamento de royalties por pedidos de marcas. O Instituto, ainda, encaminhou consulta interna para avaliar a possibilidade de adotar o mesmo entendimento para pedidos de patentes e de desenhos industriais. Vale lembrar que o INPI costumava averbar licenças de pedidos de registro de marca e pedidos de patente, porém se recusava a aprovar pagamentos enquanto tais pedidos não se convertiam em registros definitivos.

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